Патентный троллинг с использованием таможенного реестра объектов права интеллектуальной собственности

Автор: Евтехов Евгений, старший юрист, адвокат

Название СМИ: «Юрист и Закон», он-лайн издание, №9

Выход: 09.03.2017

На сегодняшний день термин "патентный тролль" достаточно противоречив и не имеет исчерпывающего законодательного определения (отметим, что успешное решение указанной проблемы не нашел не только украинский законодатель, но и законодатели развитых промышленных стран). Как правило, используемые в мировой практике определения включают субъекта, наделенного одной или несколькими чертами из списка:

- покупает патент часто у фирмы-банкрота, впоследствии подает иск против другого лица, заявляя, что один из ее продуктов "посягает" на приобретенный патент;
- принудительно применяет патенты против предполагаемых нарушителей, не имея при этом реальных намерений производить запатентованный продукт или поставлять запатентованные услуги;
- принудительно применяет патенты, не имея при этом производственной и/или исследовательской базы;
- фокусируется исключительно на преследовании нарушителей патентных прав.

Использование термина берет начало в 1993 – 1994 годах, хотя и в несколько ином значении. Одним из первых патентных троллей можно считать Джорджа Селдена (George B. Selden), подавшего в 1879 году патент на безлошадный четырехколесный экипаж и назвавшего его "дорожный двигатель". Он отложил производство по своему патенту на 16 лет с целью увеличения охранного срока. Таким образом, с момента выдачи патента, несмотря на то, что он никогда не создавал рабочего прототипа, имел право заявлять патентные права на автомобиль и выдавать лицензии зарождающейся автомобильной промышленности.

Успех патентного троллинга на его родине в США основывается на дороговизне судебных процессов – производителю, даже если он уверен в выигрыше дела, дешевле откупиться, чем вкладывать колоссальные суммы в судебный процесс. Аналогичную финансовую дилемму патентные тролли предлагают и в других странах мира. В частности, в Украине патентный тролль предлагает вполне предсказуемую сумму откупа от непредсказуемых расходов в борьбе с бюрократическим механизмом государства, часто в разной степени коррумпированным.

Одной из форм патентного троллинга в Украине является использование таможенного реестра объектов права интеллектуальной собственности (далее – Реестр). Считается, что указанный вид патентного троллинга получил активное развитие в 2013 году, когда был отмечен резкий всплеск количества получаемых патентов на промышленные образцы.

Широкой общественности вопрос стал известен, когда весной 2015 года каменщики г. Коростышева Житомирской области перекрыли трассу Киев – Чоп, создав многокилометровую пробку. Причиной инцидента послужило то, что предприимчивый гражданин Украины зарегистрировал права на промышленные образцы (надгробную плиту, бордюрный камень), получив, по сути, правовую охрану на объемные геометрические фигуры, и полностью заблокировал экспортные операции нескольких сотен местных производителей. Инцидент был освещен в топовых телевизионных новостях, а экспортные операции разблокированы.

Основной причиной сложившейся ситуации были названы особенности регистрации прав на промышленные образцы. В частности, специалисты в области интеллектуальной собственности указывали, что условиями получения патента на промышленный образец является лишь правильно составленная заявка на получение патента и оплата всех установленных сборов. Выдача патента осуществляется под ответственность заявителя, а проверка дизайна фактически не осуществляется.

Согласиться с таким утверждением можно лишь отчасти, т. к. противники указанной точки зрения апеллируют к тому, что аналогичный принцип регистрации прав на промышленные образцы зафиксирован и в законодательстве ряда европейских стран.

Соглашаясь с тем, что регистрация прав на промышленный образец имеет определенные особенности, обусловленные специфической природой самого объекта правовой защиты, логично было бы искать корень проблемы в механизме способствования реализации прав с использованием Реестра.

Анализ соответствующих норм законодательства дает основание говорить о следующих спорных моментах.

До 2011 года внесение в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности было сопряжено с необходимостью внесения на счет контролирующего органа гарантии в сумме 5000 евро, впоследствии сумма была снижена до 1000 евро, а после вступления в силу ТК Украины в новой редакции в 2012 году и вовсе отменена. И хотя отмена указанного платежа приблизительно совпадает во времени с упоминаемым выше резким всплеском количества получаемых патентов на промышленные образцы, она едва ли может считаться основной причиной развития патентного троллинга с использованием Реестра. Весьма сомнительно, что дополнительная статья расходов в 1000 евро останавливала недобросовестных правообладателей от указанных злоупотреблений.

Более того, реальные правообладатели отмечали и продолжают отмечать низкую эффективность работы контролирующих органов по выявлению нарушений прав интеллектуальной собственности на основании данных Реестра, независимо от размера суммы указанной гарантии, тогда как патентные тролли могут получать полное содействие контролирующих органов.

В соответствии с п. п. 1, 2, 9 ст. 399 ТК Украины в случае выявления нарушений на основании информации из Реестра таможенное оформление товаров может быть приостановлено на срок до 10 рабочих дней, который может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.

Если в указанный срок правообладатель предоставит контролирующему органу определение суда о запрете осуществления некоторых действий в деле о нарушении прав интеллектуальной собственности или иное решение по указанному вопросу, вынесенное другими уполномоченными государственными органами, то контролирующий орган продолжает приостановление таможенного оформления товаров на срок, указанный такими органами.

Можно долго дискуссировать на тему обоснованности сроков приостановления таможенного оформления, но по состоянию на сегодняшний день весьма сомнительно, что реальный правообладатель, действующий в правовом поле, сможет предоставить определение суда об обеспечении иска за 20 рабочих дней. Заслуживает внимания и формулировка требований к содержанию такого определения, размытость которого предполагает возможность возникновения казуистических споров о применимости конкретного определения для целей дальнейшего приостановления таможенного оформления товаров.

Кроме того, в отношении существующего механизма содействия защите прав интеллектуальной собственности на основании данных Реестра высказывались нарекания на отсутствие норм, предусматривающих взыскание убытков как с недобросовестных правообладателей – патентных троллей, так и с контролирующих органов, виновных в неэффективной защите прав реальных правообладателей.

Учитывая трудности в делах о взыскании убытков, в особенности убытков, причиненных государственными органами, можно утверждать, что решение вопроса лежит не столько в плоскости нормотворчества, сколько в плоскости правоприменения, а дополнение ст. ст. 398 – 400 ТК Украины положениями об ответственности контролирующих органов за убытки, причиненные правообладателю, едва ли могут коренным образом изменить ситуацию.

Исходя из вышеуказанного, проблема патентного троллинга, в частности, с использованием Реестра, на текущий момент лежит в большей мере в области неэффективного применения существующего правового механизма, в целом, как декларируют специалисты, соответствующего мировым концепциям, а также отсутствия механизма оперативного обжалования патентов, полученных троллями.

На фоне указанных обстоятельств одним из позитивных факторов является постепенная реализация инициатив по борьбе с патентным троллингом. Так, в январе 2017 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности" (далее – Проект № 5699).

В частности, Проект № 5699 предусматривает внесение существенного количества изменений в ряд законодательных актов, касающихся прав на объекты интеллектуальной собственности. В качестве эффективного противодействия патентному троллингу, в частности, с использованием Реестра предложено внедрить возможность его административного обжалования в Апелляционной палате выданных патентов (свидетельств) на промышленные образцы, а также установить штрафные санкции для лиц, получивших охрану с нарушением прав третьих лиц, и применение денежного взыскания. К сожалению, вопросы, касающиеся патентного троллинга с использованием Реестра, остались за пределами предложенных изменений.

По состоянию на текущий момент Проект № 5699 находится на рассмотрении комитетов Верховной Рады Украины, а результаты принятия соответствующего закона заинтересованные субъекты смогут оценить еще не скоро.

ВЫВОД:

 

Таким образом, основной идеей по противодействию патентному троллингу с использованием Реестра является усовершенствование законодательства, регулирующего регистрацию прав на промышленные образцы и модели, а не непосредственное изменение норм ТК Украины. При этом существенное изменение ситуации возможно при существенном изменении судебной практики по искам о взыскании убытков, причиненных государственными органами, в частности, контролирующими органами, при содействии в реализации прав недобросовестным правообладателям.

Ключові слова: интеллектуальная собственность, таможня, бизнес